PERCHÉ REGISTRARE IL TUO MARCHIO IN CINA?

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PERCHÉ REGISTRARE IL TUO MARCHIO IN CINA?

La tutela del marchio è un elemento importante in una strategia di internazionalizzazione d’impresa. Spesso, erroneamente, si ritiene che la registrazione della denominazione sociale presso il Registro delle Imprese sia sufficiente a tutelarsi. Invece, il nome dell’azienda e il marchio sono cose diverse da un punto di vista giuridico. Così, può capitare di vedersi preclusa l’opportunità di entrare in un mercato internazionale con il proprio marchio, se malauguratamente quest’ultimo fosse già stato registrato da un terzo. Ciò perché in materia di marchi, la regola generale è il first to file, vale a dire che sarà tutelato chi deposita per primo il marchio nel territorio di riferimento per i prodotti e servizi di interesse. I tempi e i costi di registrazione dipendono dal territorio dove si vuole registrare il marchio e dai prodotti e servizi di interesse identificati nelle 45 classi della Classificazione Internazionale di Nizza. Prima di depositare una domanda di registrazione di un marchio è fortemente consigliabile realizzare una ricerca di anteriorità nel territorio di riferimento per evitare spiacevoli sorprese relative ad eventuali rigetti della domanda, che potrebbero vanificare l’investimento realizzato. Alla luce di questa breve premessa, ecco alcune ragioni per cui è utile registrare il proprio marchio ed alcuni consigli per approcciare i mercati asiatici.


1. Puoi difenderti più facilmente, velocemente ed economicamente da concorrenti sleali, che approfittano dei tuoi sforzi professionali ed economici

La registrazione del marchio attribuisce al titolare il potere di vietarne l’uso a terzi e di opporsi a qualsiasi domanda di registrazione di marchi identici o simili per le stesse categorie di prodotti o servizi. Se invece il marchio non è registrato, sarà necessario dimostrarne l’uso o la notorietà, circostanze non sempre facili da provare e che comportano tempi e costi, senza garanzie di successo.

2. Puoi espandere a livello internazionale la tutela del marchio, ottenendo un diritto di priorità entro 6 mesi dal primo deposito

Attraverso una procedura semplificata, è possibile depositare una domanda di Marchio Internazionale presso l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale per tutti quei Paesi che hanno aderito all’Accordo e Protocollo di Madrid (per esempio Cina, Singapore, Giappone, Azerbaijan, Thailandia, Indonesia, Vietnam e altri). Il marchio internazionale è conveniente quando si vuole estendere la protezione internazionale del marchio in più paesi contemporaneamente, poiché permette di risparmiare sulle tasse di registrazione. Invece, per tutti gli altri Paesi, che non fanno parte del Sistema Madrid, ma che hanno aderito alla Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale, è possibile procedere con un deposito estero ad hoc, facendo retroagire la protezione del marchio alla data del primo deposito, a condizione che la rivendicazione della priorità avvenga entro sei mesi da tale data.

3. Puoi sfruttare commercialmente il marchio

Il marchio registrato è un bene che può essere sfruttato economicamente come un qualsiasi altro asset aziendale, attraverso cessione o licenza. L’azienda può così riscuotere prezzi e royalties e ammortizzare i costi sostenuti. Il marchio può essere utilizzato anche per accedere a nuove fonti di finanziamento (es. mutui, leasing, cartolarizzazioni di contratti di licenza, ecc.).

4. Puoi aumentare il valore della tua impresa

Il marchio può diventare sinonimo di qualità del prodotto o del servizio nella mente dei consumatori. È un metodo di comunicazione immediato ed efficace sul mercato. Il marchio è l’immagine della tua impresa e ti permette di distinguere i tuoi prodotti e servizi da quelli dei concorrenti.

5. Considera le peculiarità legali e culturali del mercato internazionale di riferimento

Ad esempio, registrare un marchio in Cina non equivale a registrarlo anche a Hong Kong, Macao e Taiwan. In questi paesi esistono degli uffici amministrativi indipendenti e quindi si dovranno fare dei depositi separati, se si vuole ottenere tutela anche per quei territori. Inoltre, è importante valutare l’opportunità di registrare la traslitterazione del marchio in caratteri cinesi, poiché molti concorrenti locali potrebbero utilizzare la traslitterazione cinese del marchio per creare confusione tra i consumatori. Altro aspetto fondamentale per una strategia di successo è conoscere la cultura locale. Come ci ha insegnato il caso Dolce & Gabbana nel 2018, una strategia comunicativa in contrasto con le sensibilità culturali locali può danneggiare anche i marchi più famosi e affermati. Per questo è fondamentale affidarsi a un team di professionisti esperti e capaci di accompagnare le PMI italiane lungo il proprio percorso di internazionalizzazione, svolgendo un ruolo di ponte tra culture diverse.

*Articolo redatto dagli Avv.ti Lifang Dong e Chiara Civitelli dello studio legale internazionale Dong & Partners. Il contenuto di questo articolo non costituisce un parere legale, ma ha funzione informativa. Per una consulenza legale personalizzata, contattare lo studio all’ e-mail info@dongpartners.eu o al telefono +39 06 916505710. Per maggiori informazioni consultare il sito www.dongpartners.eu

 

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Avvocato Lifang Dong

Chiara Civitelli

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